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天遠律師事務所

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專利漁夫與侵權主張 (i)

2012 年 10 月 16 日

2012.10.16

 

昨天 (2012-10-15),科技報橘TechOrange刊載了一篇連基礎常識都沒有的文章,講專利流氓及因應之道

【文後記:由於在本篇文章刊出並獲得網友熱烈迴響後,科技報橘已依本文之指訴進行部分更正,並來信對本所承認錯誤。因此,目前再點擊報橘之連結,網友將會發現以下對其諸般錯謬之描述與其目前刊載之文章內容有出入。但本事務所早已下載其原始文字,因此仍對一切評論負全部之文責】

報橘刊出的內容,本質上只是摘述一位美國法學教授的文章 “Startups and Patent Trolls“,超連結內不僅有摘要,還可以全文下載;照理講,只要看得懂英文,出錯的機會很小,但是TechOrange卻從頭錯到尾,還加上自己愚蠢的意見,去誤導讀者。明明自己是瞎子,何苦爭著當領隊?

首先,報橘把這位原作者的姓給抄錯。她的名字是Colleen V. Chien,而不是Colleen V. Chen。這不禁讓我懷疑,報橘的電腦大概中了毒,連copy/paste的功能都有問題,會自動纂改一位有名的專利法學教授的大名。

再來,報橘劈頭就說「專利流氓實在頗煩的,他們會尋找看起來最好下手的目標,然後提起訴訟」,還形容他們是「貪得無饜的土匪」。這是什麼鬼話?Colleen V. Chien的原意根本不是這樣!她在研究了許多“patent trolls”,或稱 “patent assertion entities” (PAE,我們的意譯是「專利漁夫」,通常是指那些專門從企業破產的拍賣程序中,以低價買入專利,但自己不加以實施,而在市場上循拖釣捕魚模式大量找尋對象,對其提出專利侵權主張並要求支付權利金的業者)的行為模式以及所造成的影響後,提出了幾項很中肯的建議。報橘如果只是單純翻譯,還能算得上是個有用的媒體,但是,有人只擦破了皮,你就報導「血濺五步」「血流漂杵」;只遠遠看到大人在教訓小孩,你就描述成「父不慈、子不孝」?PAE,的確是想藉著專利制度賺錢,但這種行為不論你我喜歡與否,都沒有不合法之處。Chien在論文裡從來沒說PAE是流氓或土匪,報橘這種不負責任的寫法,會讓面對專利侵權指控的公司犯下嚴重的戰術錯誤。

接著,我們將一一點出這篇文章的錯謬;我們也另基於處理專利侵權指控案件的經驗,撰「專利漁夫與侵權主張 (ii)」,說明在遇到這種指控時,”to do” and “not to do”。

報橘說「如果你有夠合理的理由不去申請專利授權,那就把法院寄來的信收起來吧。在研究報告裡,有 22% 的受訪者用『什麼都不做』解決這些威脅」。首先,原論文所謂「把寄來的信收起來」,是指PAE寄出來要求支付專利授權金的信,而不是「法院寄來的信」。法院寄來的,不管是傳票、是訴狀、還是支付命令…您要是完全不處理就把它直接收起來,下場若非一造辯論判決、就是強制執行、甚或叫天天不應的出貨禁制令。天底下居然有以報導科技新聞自豪的媒體,刊出這種腦殘的意見…果然是沒藥可醫…

報橘又建議收到PAE的信時,應該「找個信得過、而且能以商業角度切入、並願意長期合作的律師」,這點倒是正確的論文引述。的確,我們看過很多學法律的人,對於商業毫無概念,遇到法律就無限上綱。萬一用到這種律師或法務,對企業經營而言弊多於利。從商業和務實的角度出發,研判當下的情勢,對公司提出具體的建議,這才是企業應該長期共事的法律伙伴,可惜這種律師在台灣如同鳳毛麟角。

報橘接下來又是一堆胡說八道「…打這些官司是非常昂貴的,所以遠離這些官司絕對是你的首選。但如果你擁有獨家的現有技術的話,那就專注在這項訴訟,速戰速決吧」。我們實在很懶得幫TechOrange上英文課,但是,考試不及格的學生如果都自稱是台大補教名師,我們也只好被迫出來導正視聽。論文原文「As appealing is it may be to “kill” the patent, principles can be very expensive in patent litigation. Your priority should be getting yourself out. One exception is if you have your own unique prior art; then, go ahead and focus on invalidity and leverage it to try to obtain an early resolution.」的意思,加上前後文,用白話文將其原意解釋出來,其實是「在遇到PAE指控你專利侵權時,你很可能會傾向於當個有原則的人,把它的專利給”殺”掉(按:這個”殺”在專利實務上的意思是,被指控侵權的一方,可以藉由地毯式搜尋,找出那個專利的前案或其他瑕疵,然後去舉發使該專利被撤銷,這樣一來原告的基礎既然不存在,被告當然就能高枕無憂),但是,”原則”在專利訴訟上,恐怕會相當昂貴。你應該把全身而退當成第一優先。唯一的例外情形是,如果你擁有獨特的prior art(習知技術)的話,那就專心進行舉發撤銷其專利,並且利用它來早日結案(英文裡還有提前達成和解之意涵)」。prior art,也就是「習知技術」,是進行專利舉發時最常用到的依據。由於沒有任何一個國家的專利主管機關的審查委員能夠全知全能地瞭解一項技術是不是真正「新的」,所以經常會對有些專利申請人在拿早已存在的技術申請專利時,誤以為那是新技術,而發給專利證書。如果剛好這個習知技術是你所專有的(比方說,某個製程雖然並不具備新穎性,但你的公司卻在該製程上擁有很多know-how),而又有個PAE拿著一個以你這個製程為核心的專利指控你侵權、而且在它申請專利時你的製程早就已經在實作中的話,那麼,利用舉發撤銷其專利作為威脅,就很有機會叫PAE知難而退,不再指控你侵權。沒念過法律英文、又欠缺專利實務經驗的人的確不容易懂這部分;但是,不講話,也沒人當你是啞吧啊?!

報橘講的這段,再進一步放到台灣來講,就更是錯得離譜。在美國,有一些公司的強項,就在於地毯式的prior art檢索;連大的律師事務所,都要靠他們來掌握舉發、撤銷對手專利的prior art文件資料。檢索費加上律師費,在美國打這種訴訟,的確要花一大筆錢(根據統計,公司起碼得準備五十萬美金,來認真準備專利訴訟。要打完全場?預算更不能少於一百萬!),所以Professor Chien才建議,堅持你的原則很貴,這種訴訟能不打就不打。但在台灣,委託律師及專利事務所去檢索prior art、並舉發撤銷對手的專利,準備五、六十萬台幣的預算經常還有找。這比起侵權指控所可能帶來的影響,哪算得上昂貴?

走筆至此,我們不想再一一批判報橘的無知了,只希望他們深自檢討;要不就找專業的作者來寫和法律有關的東西,要不就關門大吉,免得丟人現眼。

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